Apelação Cível Nº 5013182-20.2018.4.04.7200/SC
RELATOR: Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)
APELADO: RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA (AUTOR)
RELATÓRIO
RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA, qualificado na inicial, ajuizou demanda em face do RADIO MONTE DA GAVEA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI , objetivando, in verbis:
(...)
Assim a autora requer se digne V. Excelência de conceder, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o registro da marca C RÁDIO CIDADE FM 90.7 FLORIANÓPOLIS, processo nº 903752875, até a decisão final. Requer, outrossim, a citação da empresa ré e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nas pessoas de seus representantes legais, nos endereços constantes do preâmbulo da presente, ou onde forem encontrados, para querendo, contestar esse feito, valendo as citações para todos os atos até o final, sob as penas de revelia e confissão. A procedência do pedidos para DECLARAR A NULIDADE do despacho que indeferiu o pedido de registro da marca C RÁDIO CIDADE FM 90.7 FLORIANÓPOLIS, processo nº 903752875, requerido pela autora, frente a demonstração do preenchimento de todos os requisitos legais.
Após trâmite regular sobreveio sentença de procedência.
Embargos declaratórios providos apenas para modificar o relatório da sentença, sem modificação de mérito.
Apela o INPI para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
Sem contrarrazões.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o INPI apenas quanto a condenação de sucumbência.
Inicialmente é necessário analisar sobre a posição do INPI na relação processual, pois isso tem consequências no que tange ao ônus da sucumbência.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é Autarquia Federal com a finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.
As normas que regulam a propriedade industrial, em especial a Lei nº 9.279/96, estabelecem que: ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade; o requerente é presumido legítimo a obter a patente, até prova em contrário, que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, assim considerado tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.
O processo administrativo realizado pelo INPI é processo de outorga, tendo em vista que se pleiteia um direito ou uma situação individual perante a Administração. As decisões finais destes processos tornam-se vinculantes e irretratáveis pela Administração porque, normalmente, geram direito subjetivo para o beneficiário, salvo quanto aos precários. A decisão definitiva somente é modificável quando eivada de nulidade originária.
O ato de concessão de marca e patente ou do registro por parte do INPI é ato de administração ativa, o qual visa a criar uma utilidade pública, concreto, individual, ato vinculado, pois não há margem alguma de liberdade pela Administração, puro constitutivo, ampliativo, externo, e unilateral.
O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. Também o deferimento do pedido em exame técnico é vinculado, devendo o órgão técnico do Instituto avaliar objetivamente requisitos predeterminados em lei que devem necessariamente ser cumpridas pela parte interessada. A margem dada ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.
A função do Instituto é a de receber e processar os pedidos de registros de marcas e patentes, conferir-lhes a devida publicidade, receber as petições de interessados a fim de comprovar a propriedade do registro questionado ou simplesmente anulá-lo, ou proceder de ofício à anulação quando necessário. Assim, ao Instituto cabe verificar os requisitos previstos em Lei, não investigar a totalidade do estado da técnica, cabendo aos interessados comparecerem, em via administrativa ou judicial, a fim de derrubar a presunção iuris tantum de legitimidade do requerente que se diz autor de marca, patente ou da invenção.
Depreende-se que a função do Instituto é o de devidamente executar cada etapa prevista em Lei e em seu Regimento Interno do processo administrativo que lhe cabe, com o objetivo de uma conclusão objetiva e vinculada, sem qualquer discricionariedade, compreendida como exame de oportunidade e conveniência, para a concessão da patente ou do registro.
A partir de tal entendimento, passo ao exame de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que melhor elucidam a questão acerca das possíveis posições assumidas pelo INPI em processos judiciais. Para tanto, é necessária a análise de dois precedentes do STJ que, em razão de resultarem de situações fáticas antagonistas, bem delineiam os contornos dos critérios a serem sopesados pelo julgador para a determinação da situação processual do INPI em casa caso, além da adequação da sua condenação em custas e honorários.
Primeiramente, quando do julgamento do RESP 201101266338, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, pela Terceira Turma do STJ, restou decidido que, quando demonstrada a inércia o INPI compõe a lide como autêntico réu, sujeito à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais:
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes. 3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (RESP 201101266338, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/02/2016)
No julgamento do RESP 201101602362, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, pela Quarta Turma do STJ, a situação fática é oposta, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso especial provido. (RESP 201101602362, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:09/08/2016)
Verifica-se que se levou em conta, nas mesmas linhas do RESP 201101266338, pela Terceira Turma do STJ, que a definição da qualidade da intervenção do INPI perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade, sempre levando em conta que a pretensão em comento alcança tanto caráter de interesse público como privado.
Em outras palavras: se a ação se presta a investigar comportamento injurídico praticado pelo INPI, ele deverá ser parte, em litisconsórcio passivo necessário, com o beneficiário de seu ato administrativo. Se o objetivo do processo é a desconstituição da própria patente, desenho industrial ou marca, quando o próprio INPI eventualmente tiver sido vítima do particular que falsificou documentos ou usurpou patentem marca ou desenho industrial de outrem, sem que o processo administrativo que antecedesse aquele registro tivesse condições de o verificar, o Instituto configurará como assistente, próximo à figura do amicus curiae.
Desse modo, quando o Instituto é instado a se manifestar na qualidade de assistente especial, não há condenação de honorários, sendo essencial, nesta hipótese, que o processo administrativo tenha transcorrido de maneira formalmente regular.
Ambos os precedentes, portanto, delineiam os critérios para a determinação da situação processual do INPI, segundo o caso concreto.
No caso concreto o INPI ocupa a posição de réu, e não de assistente simples ou litisconsorcional, porquanto a parte autora pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca, tendo contestado a demanda no mérito, cabendo a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
O STJ, por ocasião do julgamento do RESP 201101266338, também entendeu que, mesmo quando o INPI figurar como verdadeiro réu na demanda (vício no processo administrativo), a sua condenação, quanto vencido, ao pagamento de custas processuais, deve limitar-se ao reembolso daquelas recolhidas pelo vencedor, isento quanto às demais (art. 4º, I, e parágrafo único, da Lei 9.289/96).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO⁄CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. .....................................................................................................11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830⁄80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional." (REsp 1.107.543⁄SP, julgado em 24.03.2010). 12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"). 16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008. (REsp n. 1.144.687⁄RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21⁄5⁄2010)
O STJ tem delimitado a condenação do ente público em custas processuais, como ocorreu no caso concreto, ao montante de reembolso devido, conforme se verifica no trecho da seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-B DO CPC. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RENÚNCIA À APOSENTADORIA, PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. PRECEDENTES DO STJ. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PELAS ENTIDADES ISENTAS, QUANDO VENCIDAS. ART. 4º, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.289⁄96. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR FIXO, NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. ................................................................................................................VII. A condenação das entidades isentas, quanto vencidas, ao pagamento de custas processuais, deve limitar-se ao reembolso daquelas recolhidas pelo vencedor, isentas quanto às demais (art. 4º, I, e parágrafo único, da Lei 9.289⁄96). .................................................................................................................X. Agravos Regimentais improvidos. (AgRg no REsp n. 1.241.379⁄SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 18⁄6⁄2013)
Sucumbência recursal.
Em razão da improcedência do recurso de apelação do INPI, fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, a verba honorária deve ser elevada para 7% (sete por cento), mantidos os demais critérios fixados na sentença de Primeiro Grau.
Dispositivo.
Voto por negar provimento ao apelo.
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Apelação Cível Nº 5013182-20.2018.4.04.7200/SC
RELATOR: Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)
APELADO: RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA (AUTOR)
EMENTA
REGISTRO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I- O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. No caso concreto não é apenas assistente ou litisconsorte por força de lei, vez que analisada sua atuação administrativa na análise técnica que indeferiu o registro da Marca tornando-se parte na lide.
II- Em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar com os ônus de sucumbência.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de junho de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40004457650v5 e do código CRC 4594328a.Informações adicionais da assinatura:
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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/06/2024 A 20/06/2024
Apelação Cível Nº 5013182-20.2018.4.04.7200/SC
RELATOR: Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
PRESIDENTE: Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
PROCURADOR(A): SERGIO CRUZ ARENHART
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)
APELADO: RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JANAINA PAVALECINI (OAB PR043704)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 13/06/2024, às 00:00, a 20/06/2024, às 16:00, na sequência 745, disponibilizada no DE de 04/06/2024.
Certifico que a 4ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
A 4ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
Votante: Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
Votante: Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
Votante: Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário
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